Что нужно учитывать при оспаривании решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака?

Для того, чтобы сделать вывод о законности отказа Роспатента в регистрации товарного знака необходимо учитывать, что не все включенные в товарный знак элементы являются охраняемыми. Например, к неохраняемым относятся те, которые характеризуют сам товар или вид деятельности, например: «мини АЗС» или «92» - для бензина.

В то же время оригинальные обозначения могут быть зарегистрированы только в том случае, когда наличие этих элементов в товарном знаке не может ввести в заблуждение потребителей относительно товара либо его изготовителя.

Очевидна незаконность отказа Роспатента, когда оригинальные элементы товарного знака никем не используются. Однако, если Роспатент при проведении экспертизы установит, что аналогичный элемент уже используется другим предпринимателем, не зарегистрировавшем его, необходимо помимо закона учитывать содержание двух документов:

1. Информационного письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2008 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности» и
2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39

Смысл этих документов заключается в том, что не допускается регистрация товарного знака, если другим предпринимателем уже используется схожий с ним товарный знак, который ассоциируется у потребителя с конкретным производителем товара или лицом, выполняющим работы (оказывающим услуги).

При этом, для подтверждения такой ассоциации должны быть предоставлены доказательства  об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Также, для вывода о введении в заблуждение потребителя использованием нового товарного знака необходимо учитывать наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей четкой ассоциации между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его предшествующим производителем (исполнителем), которым, например, является опрос общественного мнения.

При этом, наличии аналогичного или похожего товарного знака в интернете, в том числе в доменном имени, в наименовании сайта, наличие дипломов на сайте организации с аналогичным товарным знаком не может само по себе свидетельствовать о том, что в сознании потребителя конкретный товарный знак ассоциируется с другим производителем.

Поэтому для признания незаконным отказа Роспатента в регистрации товарного знака, юристу (адвокату) по товарным знакам требуется глубокое знание вышеуказанных документов и судебной практики, поскольку правильно оценить перспективу указанного судебного спора зачастую довольно сложно.